Het concept van kwade trouw speelt een belangrijke rol in het merkenrecht. Wanneer iemand een merk inschrijft met oneerlijke intenties, kan dit leiden tot nietigheid. Een overzichtsartikel.
Bona fide, in good faith, te goeder trouw; het zijn allemaal aanduidingen voor een van onze meest fundamentele rechtsbeginselen. Te goeder trouw handelen betekent een actie uitvoeren met zuivere motieven. Artikel 3:11 BW stelt dat goede trouw ontbreekt wanneer iemand feiten of recht kende of behoorde te kennen en toch tegen deze kennis in handelt.
Goede trouw biedt juridische bescherming, terwijl kwade trouw – het bewust oneerlijk handelen – juist sancties kan opleveren. Deze beginselen spelen een rol in bijna alle rechtsgebieden, ook in het merkenrecht. Recente zaken zoals Koton en Sky hebben dit begrip aanzienlijk beïnvloed. Maar wanneer is er sprake van kwade trouw in het merkenrecht, en waarom zijn deze zaken zo belangrijk?
De basis van kwade trouw in het merkenrecht
In 1953 stelde het AIPPI (The International Association for the Protection of Intellectual Property) voor om kwade trouw in het merkenrecht binnen de Benelux expliciet te verbieden. Dit resulteerde in artikel 4(2) van de Merkenrichtlijn, waarin staat dat een merk nietig kan worden verklaard wanneer de inschrijving te kwader trouw is gedaan. De richtlijn definieert het begrip echter niet, waardoor jurisprudentie noodzakelijk is voor verdere afbakening.
Jurisprudentie: Lindt en de driestappentoets
In de Lindt-zaak (HvJEU, 24 mei 2012) formuleerde het Hof een driestappentoets om te bepalen wanneer er sprake is van kwade trouw bij een merkinschrijving. Hierbij wordt gekeken naar:
- Of de aanvrager wist of had moeten weten dat een derde een vergelijkbaar teken gebruikte voor dezelfde of soortgelijke waren.
- Het oogmerk van de aanvrager om deze derde te beletten het teken verder te gebruiken.
- De rechtsbescherming die beide tekens genieten.
Het Hof benadrukte dat verwarringsgevaar alleen niet voldoende is om kwade trouw aan te tonen. De omstandigheden van het specifieke geval zijn doorslaggevend.
Uitbreiding in de Koton-zaak
De Koton-zaak (HvJ EU, 12 september 2019) breidde het begrip kwade trouw verder uit. Naast de criteria uit de Lindt-zaak introduceerde het Hof nieuwe elementen:
- De commerciële logica achter de inschrijving.
- De chronologie van de gebeurtenissen rondom de inschrijving.
- De intentie van de aanvrager ten opzichte van het verwarringsgevaar.
Deze zaak maakte duidelijk dat kwade trouw niet alleen kan bestaan in relatie tot een derde, maar ook wanneer de inschrijving an sich als oneerlijk wordt beschouwd. Dit wordt een “disfunctioneel merkdepot” genoemd.
De Sky-zaak: intentie en gebruik
In de Sky-zaak (HvJEU, 29 januari 2020) ging het Hof in op de vraag of het ontbreken van een concreet gebruiksplan voor een merk automatisch leidt tot kwade trouw. Het antwoord was negatief. Volgens het Hof moet de intentie van de deposant objectief, relevant en consistent zijn. Zonder bewijs van kwade trouw kan het gebrek aan een duidelijk gebruiksdoel niet leiden tot nietigheid van de inschrijving.
Relatief versus absoluut: een nieuwe dimensie
Door de recente jurisprudentie is het begrip kwade trouw verder ontwikkeld. Waar het in de Lindt-zaak vooral ging om oneerlijkheid jegens een derde (relatief ontoelaatbaar), erkennen de Koton- en Sky-zaken ook een bredere vorm van kwade trouw: oneerlijkheid jegens de gehele rechtsgemeenschap (absoluut ontoelaatbaar).
Dit roept nieuwe vragen op. Wat te doen met iemand die door economische tegenslag een merk inschrijft maar onzeker is over de marktintroductie? En hoe omgaan met zogenaamde merkenmakelaars?
