Het Benelux Gerechtshof verklaarde de merkregistratie van het gele stiksel op alle Dr. Martens schoenen ongeldig omdat het te weinig op lichte veterlaarzen zou zijn gebruikt en daarom op die lichte veterlaaren geen onderscheidend teken zou zijn. Wat betekent dit voor de bescherming van merken?
Op 6 februari 2024 deed het Benelux Gerechtshof uitspraak in een zaak tussen Van Haren Schoenen en Airwair International Limited, de merkhouder die de Dr. Martens schoenen op de markt brengt. De vraagstelling: mag Airwair van Van Haren eisen dat het geen schoenen met een vergelijkbaar stiksel op de markt brengt?
Airwair had dit stiksel als merk geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) voor alle veterlaarzen, dus ongeacht de kleur.
Van Haren verdedigde zich met de argumenten dat:
- het stiksel geen onderscheidend vermogen had,
- het stiksel een technische functie zou hebben,
- het stiksel een wezenlijke waarde aan de producten zou geven en zo de concurrentie zou belemmeren.
Het BBIE verwierp deze bezwaren en handhaafde de merkregistratie. Van Haren ging daarop in beroep bij het Benelux Gerechtshof, de hoogste rechter binnen de Benelux voor merkenzaken.
De uitspraak: nietigverklaring merk
Het Benelux Gerechtshof concludeerde dat het gele stiksel wél onderscheidend vermogen had, maar alleen voor donkere schoenen. Voor lichte of felgekleurde schoenen zou het stiksel niet onderscheidend genoeg zijn, omdat deze varianten nauwelijks op de markt waren gebracht.
Het gevolg: het hof verklaarde de volledige merkregistratie ongeldig. De redenering was dat als het stiksel niet voor álle veterlaarzen onderscheidend is, het niet als merk voor de hele productcategorie kan gelden. Airwair verloor de zaak en werd veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.
Het grotere juridische plaatje
Het Benelux Gerechtshof is de hoogste rechter binnen de Benelux voor merkenrecht, maar hiermee is het verhaal nog niet ten einde. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het laatste woord over de interpretatie van regelgeving zoals de merkenrichtlijn.
Good Law: dit is een riskante ontwikkeling voor merken
Good Law vindt de uitspraak zorgwekkend; met de uitspraak lijkt een onterechte oprekking van de toets voor merkregistratie te zijn ontstaan.
Volgens Good Law zou een merk moeten worden beoordeeld op het aangevraagde kenmerk zelf, in dit geval het gele stiksel op de zoolrand, en niet op het specifieke kleurgebruik van de schoenen – zeker niet aangezien dit laatste uitdrukkelijk geen onderdeel van de registratie is.
Wij vinden dit een onnodige beperking van merkbescherming.
Als de uitspraak standhoudt, dan betekent het dat merken strenger beoordeeld worden op hoe breed ze hun merk gebruiken. Dit zou kunnen leiden tot:
- Extra bewijsdruk voor merkhouders: ze moeten aantonen dat hun kenmerk op alle mogelijke productvarianten wordt herkend.
- Moeilijkere handhaving: concurrenten kunnen merken betwisten als ze niet in álle varianten zijn gebruikt.
Good Law benadrukt dat hoe de zaak uiteindelijk afloopt grote betekenis zal hebben voor de toekomst van merkenrecht.
To be continued!
