In dit artikel analyseer ik Hasbro’s strategie van herhaalde merkregistraties voor Monopoly. Ik leg uit hoe deze aanpak, wanneer deze de gebruiksplicht omzeilt, als kwade trouw kan worden gezien door de rechter.
Nieuwe ideeën (of oude ideeën in een nieuw jasje) gaan vaak gepaard met de nodige juridische conflicten. In dit artikel bespreek ik een uitspraken die gaat over een van de meest bekende spellen ter wereld, namelijk Monopoly.
Monopoly en de regels van het spel
Iedereen kent het bekende merk Monopoly van de producent Hasbro en zoals het een bekend merk betaamt, heeft Hasbro merkenrechtelijk alles netjes vastgelegd. Zo heeft zij in 1996, 2008 en 2010 Europese aanvragen voor het woordmerk MONOPOLY ingediend.
De laatste registratie uit 2010 was een (herhaalde) registratie voor hetzelfde woordmerk voor bestaande, maar ook deels voor nieuwe waren en diensten.
De reden waarom merkhouders van bekende merken dergelijke registraties regelmatig opnieuw doen, is om te voorkomen dat andere bedrijven deze merken inpikken voor de waren en diensten waarvoor zij zijn geregistreerd, maar gedurende een periode van vijf jaar na de datum van de registratie niet zijn gebruikt.
Non–usus staat gelijk aan problematisch
Na die termijn kan een dergelijk merk namelijk vervallen worden verklaard op grond van non-usus. Tegen een actie tot vervallenverklaring wegens niet normaal gebruik kan een merkhouder zich vervolgens verweren door bewijs te overleggen van normaal gebruik gedurende die periode. Dit bewijs is echter niet altijd makkelijk te verzamelen, als het al bestaat natuurlijk.
Wanneer een verzoek tot vervallenverklaring succesvol is, zijn de gevolgen voor het oorspronkelijke merk groot, want dan is de weg vrij is voor deze derde om de vervallen verklaarde merken zelf te gaan registreren en te gebruiken voor de waren en/of diensten waarvoor ze vervallen zijn verklaard.
Om zo’n non-usus status te voorkomen registeren de merkhouders dus vaak om de vijf jaar hun merk(en) opnieuw óók voor waren en diensten waarvoor zij deze normaal gesproken niet direct meer gebruiken. Voorbeelden zijn de merken Raider voor snoep (nu TWIX) en Smiths voor chips (nu Lay’s).
Dergelijke zogenoemde depots worden ook wel herhalingsdepots of defensieve depots genoemd. Met dit periodiek opnieuw starten van de vijfjaartermijn voor normaal gebruik, is de merkhouder weer even uit de zorgen en zijn haar merk(en)veilig voor kapers op de kust.
Geldige of ongeldige depots
Helemaal fail-safe is de strategie van het herhaaldelijk opnieuw aanvragen van merkenrechten echter niet. Dit is zo omdat met een herhalingsdepot feitelijk op kunstmatige de verplichting tot het overleggen van bewijsgebruik ter zake de reeds bestaande(zelfde)merken wordt omzeild.
Een merk dat niet wordt gebruikt dient eigenlijk vrij te vallen.
Alle merkenregelgeving is er niet voor bedoeld merkhouders een oneindige monopolie te geven op (woord)merken voor de waren en diensten waarvoor deze merken weliswaar zijn geregistreerd maar uiteindelijk nooit zullen worden gebruikt.
Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid van de merkhouder om met deze hernieuwde merkregistraties onder haar verplichting uit te komen om gebruiksbewijs te overleggen indien hierom – na het verstrijken van de vijfjaartermijn – door een belanghebbende wordt verzocht.
Een grijs gebied
Juridisch is door het opnieuw aanvragen en de begrijpelijke tegenargumenten een grijs gebied ontstaan. Hasbro bijvoorbeeld heeft meerdere rechtszaken op dit gebied gevoerd gevoerd, onder meer met Kreativni Dogadaji (hierna: Kreativni) uit Kroatië. In 2017 kruiste Hasbro de degens met deze onderneming toen deze, zonder succes overigens, het beeldmerk Drinkopoly wilde registreren.
Enkele jaren later echter was het aan Kreativini om succes te boeken. Monopoly diende een hernieuwde registratie in van het woordmerk MONOPOLY voor verschillende gebruiksdomeinen. Kreativini betoogde dat de naam Monopoly alleen voor spellen werd gebruikt en dat de hernieuwde registratie er alleen voor was om te voorkomen dat iemand anders de naam zou gebruiken op gebieden anders dan spellen – waar de naam Monopoly weliswaar lang geleden voor was gebruikt.
Voor een deel van de diensten waarvoor het Monopoly-merk door Monopoly was geregistreerd, werd de claim gehonoreerd. Monopoly was met zijn registratie te kwader trouw, oordeelde de rechtbank.
Het begrip kwade trouw
Laten we nog ingaan op dit begrip van kwade trouw. In haar uitspraak 1 stelt rechtbank ter zake het begrip ‘kwade trouw’ (zoals verwoord in artikel 52, lid 1, onderdeel b, verordening nr. 207/2009 2) dat dit begrip niet is gedefinieerd. Het is voor de uitleg daarvan daarmee van belang om terug te grijpen naar jurisprudentie.
Die jurisprudentie is te vinden in het in het bekende Lindt-arrest. In dit arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald dat dit vraagstuk dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval.
De nadruk ligt daarbij op de subjectieve beweegredenen aan de zijde van de merkaanvrager, oftewel of er een oneerlijk oogmerk of een ander onzuiver motief aanwezig is / was dat erop is gericht om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of om een uitsluitend recht te verkrijgen (voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de (merk)functie ‘herkomstaanduiding’).
Met deze in het Lindt-arrest geformuleerde uitgangspunten in het achterhoofd, kwam dus de rechtbank tot de conclusie dat in deze zaak sprake is van kwade trouw aan de zijde van Hasbro en zij bekrachtigt om die reden de eerdere (gelijke) uitspraak van de Second Board of Appeal van het EUIPO.
Doorslaggevend voor deze beslissing waren met name de verklaringen die de medewerkers van Hasbro tijdens de zitting hebben gegeven, namelijk dat het herhalingsdepot erop was gericht om voordeel te halen uit de regels van het Uniemerkenrecht door kunstmatig een situatie in het leven te roepen waarin geen normaal gebruik van het merk (meer) aangetoond hoefde te worden.
Het verweer van Hasbro
Hasbro voerde tevergeefs aan dat deze nieuwe registratie er was vanwege ‘de administratieve efficiëntie’, en omdat dit ‘de manier was waarop verzoekster haar enorme merkenportefeuille beheerde’.
Het echte voordeel dat Hasbro met haar ‘efficiënte beheer’ van de merkportefeuille behaalde, werd al snel duidelijk toen de kamer van beroep vaststelde dat Hasbro haar handelwijze van het indienen van nieuwe merkaanvragen voor bestaande merken, in haar voordeel heeft weten toe te passen in twee oppositieprocedures.
In deze procedures was het Hasbro namelijk gelukt om haar verplichting tot het leveren van bewijs van normaal gebruik van haar bestaande oudere merken te omzeilen door zich met succes te beroepen op de nieuw door haar geregistreerde merken waarvoor nog geen gebruiksplicht bestond.
Nu er in Hasbro haar zaak tegen Kreativni geen andere commerciële logica achter haar aanvullende merkregistratie stond dan dat deze werd gebruikt om haar gebruiksplicht te omzeilen, was Hasbro haar depot te kwader trouw. Het argument van Hasbro dat een herhalingsdepot gebruikelijk is in de industrie en dat zij daartoe ook was geadviseerd, maakt dit niet anders.
